15 契約法務, 知財・ライセンス, 特許法

UniLaw 企業法務研究所　代表　浅井敏雄

第54回から共同研究開発契約について具体的な条項を提示した上解説しています。今回は, 本成果の帰属及び出願その他権利保全手続／本成果の利用, に関する規定例を提示しその内容を解説します。[1]

【目次】(各箇所をクリックすると該当箇所にジャンプします)

Q1：契約名称・研究開発要項・署名欄

Q2：定　義　(以上第54回)

Q3：共同研究開発の実施

Q4：情報交換

Q5：全体詳細スケジュールの作成

Q6：報告・協議及び内容変更

Q7：研究開発参加者及び実施場所

Q8：研究開発用素材・設備等及び費用負担

Q9：共同研究開発の実施期間, 中止, 期間延長

Q10：実績報告書の作成　(以上第55回)

Q11：本成果の帰属及び出願その他権利保全手続

Q12：本成果の利用　(以上今回)

Q13：本成果の開示・公表

Q14：共同研究開発終了後の改良発明等の取扱い

Q15：第三者との共同研究開発

Q16：秘密保持

Q17：解　除

Q18：反社会的勢力の排除

Q19：存続条項

Q20：一般条項

Q11：本成果の帰属及び出願その他権利保全手続

A11：以下に例を示します。

第10条 本成果の帰属及び出願その他権利保全手続

1. いずれかの当事者の研究開発参加者のみにより得られた本成果(以下「単独成果」という)及びその知的財産権は, 当該当事者に単独で帰属するものとし, 当該当事者は, 単独で, 出願その他の権利保全手続を行うことができるものとする。但し, 当該当事者は, その出願の前に, 又は出願を急ぐ必要がある場合には出願の30日後までに, 出願の内容を書面で相手方に通知するものとする。

2. 両当事者の研究開発参加者により共同で得られた本成果(以下「共同成果」という)及びその知的財産権は, 両当事者に共有されるものとし, 両当事者は, 協議・合意の上, 速やかに, 出願その他の権利保全手続を行うものとする。

3. 前項の共有の持分は, 両当事者間が書面で別段の合意をしない限り均等とする。各当事者は, 相手方の書面による同意を得ない限り, 当該持分の全部もしくは一部を第三者に譲渡し, 又は, 当該持分を目的として質権を設定してはならない。

4. 甲及び乙は, 前各項の内容を実現するため, 本成果に係る知的財産権について, 当該知的財産権の発生時から自己がこれを取得すること又は当該知的財産権を自己の研究開発参加者から承継すること, その他必要な措置(職務発明規程の整備, 譲渡手続の実施等を含む)を講じるものとする。

5. 甲および乙は, 相手方の書面による同意を得ない限り, 相手方から開示又は提供を受けた情報, 素材, サンプルその他のもの(バックグラウンド知的財産を含む)及び相手方の単独成果について, 日本を含む如何なる国においても特許出願その他出願をしてはならないものとし, これに違反して出願をした場合, 当該出願に係る特許を受ける権利, 特許権その他知的財産権を直ちに無償で相手方に譲渡しなければならない。

【解　説】

【第1・2項：本成果及びその知的財産権の帰属】共同研究開発は, その成果(「本成果」：その定義は脚注[2]参照)を得てこれを事業に利用するために行われるので, 本成果の知的財産権の帰属は, 共同研究開発契約の最重要事項の一つです。本成果とその知的財産権の帰属については, 契約上何も定めないか又は別途協議とすることもありますが, 実際に成果が生じた後では両当事者間で合意できないおそれがあります。そこで, 可能な限り予め契約で定めておくことが適切です。

【第1・2項：知的財産の利用に関する規定との総合検討】上記の通り本成果の知的財産権の帰属は最重要事項であるものの, 仮に知的財産権が自己に帰属しなくても, 本成果の利用や他に利用許諾する権利が得られれば自己の事業目的を達成できる場合があるので, これらに関する規定(本契約では次条)と総合して検討することが重要です。

【第1・2項：知的財産権の帰属に関する基本的考え方】本成果に関する知的財産権の帰属をどうするかについては, 特許を受ける権利を例とした場合, 大別して以下のような方法・考え方があり得ます。上記規定例第1・2項は, 発明・著作物等に共通して, 以下の(a)の発明者基準を採用した例です。なお, 上記規定例の「知的財産権」(その定義は脚注[3]参照)には外国における権利も含まれるので, その取扱いについても同様としています。

(a) 発明者を基準とする方法

「発明者」が所属する当事者を基準に, 両当事者の研究開発参加者(その定義は脚注[4]参照)が共同で創作した発明は両当事者が共有し, 一方当事者の研究開発参加者だけで創作した発明は, その当事者の単独帰属とする方法です。大学はこの方法を採ることが多いようです[5]。なお, 「発明者」とは, 当該発明における技術的思想の創作行為に現実に加担した者を意味すると解されているので, 単なる補助者や, 研究開発資金を提供したに過ぎない当事者の従業員等は発明者に該当しません[6]。

なお, 単独成果が生じたことは, 相手方は通常知らないでしょうし, 単独成果であるとの判断に対し相手方に異議がある場合もあるでしょう。一方, 特に研究開発競争が激しい分野では一刻も早く特許出願をする必要がある場合も考えられます。そこで, 上記規定例(1項但書)では, 原則として出願(その定義は脚注[7]参照)の前に, 但し出願を急ぐ必要がある場合には出願の30日後までに, 出願の内容(出願書類等)を相手方に通知するものとしています。

(b) 一律に共有とする方法

発明者がいずれの当事者に所属するかを問わず, 一律に共有とする方法です。予め共有と決めているので, 本成果が生じた都度, その帰属を確認・協議する必要がなく, 後から帰属をめぐる紛争が生じにくいというメリットがあります。一方, 実際にはほとんどの発明又は重要な発明が一方当事者の従業員のみによりなされ相手方従業員の発明への寄与がほとんどないというような場合には, 相手方も権利の一部を得ることについて不満が生じる可能性があります。

(c) 相手方の情報等に基づいた発明の帰属

一方当事者の従業員の単独発明であっても, 相手方から提供された情報がその発明の完成に必須であった場合又は重大な貢献をした場合等, 単独発明が相手方情報等に基づいてなされたと言える場合には, 権利帰属を共有とする方法も考えられます。但し, どのような場合まで共有とするか, その基準の設定と基準該当の客観的判断が困難という難点があります。

(d) 事業分野・製品等で帰属を分ける方法

各当事者の事業・技術分野や販売製品の種類等により知的財産権の帰属を分ける方法も考えられます。但し, その分野・製品種類等が明確に区分できない場合又は発明がいずれの分野・製品種類にも関係する場合もあり得ることが難点です。むしろ, 知的財産権の帰属自体は上記(a)又は(b)に従い, その知的財産の利用に関し事業・技術分野や販売製品の種類等に応じて分野を分ける方法がよいかもしれません(次条参照)。

【第1・2項：権利保全手続】上記規定例では, 権利帰属について一方当事者の単独帰属とする単独成果については, その当事者が単独で, 特許出願等をするか否か, 営業秘密・ノウハウとして秘密保持・秘匿措置を講じるか等を判断・決定し権利保全手続(その定義は脚注[8]参照)を行うこととしています(1項)。一方, 権利帰属について両当事者の共有とする共同成果については, 両当事者が, 出願書類作成・出願手続・出願費用の分担, 外国出願の取扱い等を含め, 協議の上, 速やかにその権利保全手続を行うこととしています(2項)。

なお, 共有成果物について特許出願等を行う場合, 一般には, その発明等を中心的に行った従業員等が所属する一方当事者が明細書等の案を作成し相手方はその確認及び一部費用負担を行うこととした方が適切・効率的に行うことができる場合が多いので, そのように具体的に規定する場合があります。

権利保全手続のうち, 特許拒絶査定不服審判, 同審判の審決取消訴訟, 特許無効審判への対応手続, 第三者による権利侵害への対応等に関し, 両当事者間の協力義務等に関する規定を別途設ける例もあります。

【第3項：共有持分】上記規定例では, 共有持分については, 両当事者間が別段の合意をしない限り均等とすることとしています(3項)。これに対し, 各当事者の共有持分の割合を, 個別に, 発明への具体的寄与度等を考慮し協議の上定めるとする方法も考えられます。しかし, 特許法(33条・38条・73条等)上, 共有者の権利が共有持分の割合により変わるものではないこと, 割合について協議・合意が常に容易とも限らないこと, 成果の利用についてはこの割合に関わらず別途定めればよいこと等から, 共有持分の割合は原則均等としています。上記規定例では, 共有持分の第三者への譲渡等について相手方の同意取得義務のみ規定していますが, 併せて, 相手方の優先譲受権を規定する例もあります。

【第4項：知的財産権の原始取得又は承継取得義務】甲乙間で第1～3項のような権利帰属を実現する前提として, 甲乙は, 関係する知的財産権について, 職務発明規程・譲渡契約等により, その発生時から自己がこれを原始取得すること又はこれを自己の研究開発参加者から承継すること等が必要であり, そのことを義務付けています。これは, 研究開発参加者の中に, 他社の従業員, 学生等が含まれている場合に特に重要です。

【第5項：相手方のバックグラウンド知的財産, 単独成果等の無断出願禁止】本契約第3条(第55回Q4参照)で相手方から開示されたバックグラウンド知的財産や相手方の単独成果等について, 無断で出願して自分の権利にしてしまうことを禁止しています。

【外国出願】外国出願は翻訳, 現地代理人等が必要で, 国内出願に比較して多額の費用が必要となります。又, 各当事者の外国市場の有無・相違等により, 外国出願の要否, 出願国, 出願国数等の方針が異なる場合もあります。従って, 当事者によっては, 一部又は全部の外国について相手だけでの出願を許容・希望する場合もあります。そこで, 外国出願については, 以下の規定例のように特別に条項を設ける場合もあります。

第○条　外国出願

甲及び乙は, 共同成果についての外国における出願に関し, その要否, 出願国, 出願名義人(単独出願・共同出願), 出願書類の作成, 出願費用の分担等を協議の上, 当該出願に関し必要な事項を定めた契約を別途締結するものとする。

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Q12：本成果の利用

A12：以下に例を示します。

第11条 本成果の利用

1. 甲及び乙は, 共同成果及び相手方の単独成果について, それぞれ相手方の同意及び相手方への対価の支払いを要することなく, 自由に, 自らそれらを利用し又は第三者に対しそれらを非独占的に利用する権利を許諾できるものとする。

2. 甲及び乙は, 著作物に該当する本成果について, 前項に基づく相手方による利用及び利用許諾に対し, 自己の著作者人格権を行使しないものとする。

3. 甲及び乙は, 相手方が第1項に基づく利用及び利用許諾を行うには, 自己のバックグラウンド知的財産の利用が必要な場合, 当該バックグラウンド知的財産の利用を別途協議の上書面にて合意する条件によって相手方に許諾するものとする。

【解　説】

大学等を除き, 一般の企業にとり, 研究開発の最終目的は, その成果を自己の事業に利用することなので, 成果をどのように利用できるかは最重要の問題であり, 各当事者は, 成果利用に関する規定の内容が, 自己が本共同研究開発により達成しようとする事業目的に合致するようにしなければなりません。

上記規定例では, 共同成果及び単独成果いずれについても両当事者が自由・無償で自己利用・利用許諾できるものとしています。両当事者が同じ業界に属し, 研究開発力も同等の場合に適しているかもしれません。一方, これによれば, 両当事者間で競合が生じる可能性が高く, 利害が対立するので共同研究開発が円滑に進まない可能性もあります。

【事業分野・製品・用途等で本成果の利用分野を分ける規定例】両当事者の事業分野や販売製品の種類等が異なる場合は, 以下の規定例のように事業分野・製品等で利用分野を分ける方法も考えられます。

本成果のうち, ○○分野(○○製品又は○○用途)に関する成果については甲のみが, ××分野(××製品又は××用途)に関する成果については乙のみが, それぞれ相手方の同意及び相手方への対価の支払いなく, 自由に, 自ら利用し又は第三者に対し非独占的に利用する権利を許諾できるものとする。

但し, その分野・製品種類・用途等が明確に区分できない場合又は発明がいずれの分野・製品種類・用途にも関係する場合もあり得ることが難点です(この場合, 重複する可能性がある部分は両当事者とも利用・利用許諾可能とすることも考えられる)。

【共同研究開発終了後に, 両当事者で本成果について共同事業化すること, 又は, 一方当事者から相手方に本成果に係る原材料を独占供給・購入し相手方はその原材料を使用した製品を独占製造・販売すること等を, 予め共同研究開発契約中で合意する場合】これらの場合は, その共同事業化等の内容及びそれに応じた各当事者の本成果利用方法を定めることになります。

なお, 上記の独占供給・購入に関しては, 公取委「共同研究開発に関する独占禁止法上の指針」(改定：平成29年6月16日)(以下「共同研究開発指針」) (第2-2(3)イ[4])では, 「成果に基づく製品の原材料又は部品の購入先を制限すること」(但し, 「成果であるノウハウの秘密性を保持するために必要な場合又は成果に基づく製品の品質を保全することが必要な場合に, 合理的な期間に限って, 成果に基づく製品の原材料又は部品の購入先について, 他の参加者又はその指定する事業者に制限すること」を除く)は, 共同研究開発の「参加者の市場における地位, 参加者間の関係, 市場の状況, 制限が課される期間の長短等を総合的に勘案した結果, 公正な競争を阻害するおそれがあると判断される場合には不公正な取引方法の問題となる」とされています。また, この「公正な競争を阻害するおそれ」に関しては, 「例えば, 取引関係にある事業者間で行う製品の改良又は代替品の開発のための共同研究開発については, 市場における有力な事業者によってこのような制限が課されることにより, 市場閉鎖効果が生じる場合...には, 公正な競争が阻害されるおそれがあるものと考えられる」とされています。従って, 独占供給・購入を行うか否か及びその内容については, このような指針の内容を考慮し, 「不公正な取引方法」に該当しないように決定する必要があります。

【一方当事者が大学の場合の不実施補償】大学は, 研究機関であり自らその成果を事業として利用する意図も能力も通常ないことから, 単独成果・共同成果等に関し, 相手方に独占的利用権を付与する見返り等として実施料の支払(いわゆる「不実施補償」)を求めることがあるので, 相手方の民間企業としてはこれに応じるか否かを検討する必要があります。

【第3項：バックグラウンド知的財産の利用】バックグラウンド知的財産が前提となる共同研究関発等の場合, このような規定が必須となります。上記規定例では, 具体的な許諾条件については別途協議としていますが, 本契約締結時点から相手方のバックグラウンド知的財産の利用が必要であることが判明している場合には, 経産省・特許庁公表「共同研究開発契約書(新素材編)」7条3項～6項のように, 本契約中に具体的な許諾条件を定めておいた方がよいでしょう。

今回はここまでです。

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「QAで学ぶ契約書作成/審査の基礎」シリーズ：過去の回

^[9]

[1] 【本稿執筆に当たり参考とした主な資料】　(1) 阿部・井窪・片山法律事務所「契約書作成の実務と書式第2版」有斐閣, 2019/9/24. p. 448-471. (2)経産省・特許庁公表「共同研究開発契約書(新素材編)」. (3)東京大学, 京都大学, 東北大学の共同研究契約のひな型とその解説, (4) 鮫島正洋「第2版技術法務のススメ」2022/8/9, 日本加除出版, p. 298-352.

[2] 【「本成果」の定義】 本契約第1条第(1)号『「本成果」とは, 本共同研究開発の遂行により一方当事者又は両当事者の研究開発参加者によって新たに創作, 発見その他取得された発明, 考案, 意匠, 著作物, アイディア, ノウハウ, データ, 情報, 有体物, その他のものを意味する。』

[3] 【「知的財産権」の定義】　本契約第1条第(3)号『「知的財産権」とは, 特許権, 実用新案権, 意匠権, これらを受ける権利, 著作権, 営業秘密・ノウハウに関し保護を受ける権利その他本成果に関する日本及び外国における法的権利を意味する。』

[4] 【「研究開発参加者」の定義】　本契約第1条第(2)号『「研究開発参加者」とは, 各当事者において本共同研究開発に参加する従業員, 役員等, 及び各当事者のために本共同研究開発に参加する第三者(個人もしくは法人)又はその従業員, 役員等を意味する。』

[5] 【発明者基準：大学の例】 (参考) 東京大学の共同同研究契約のひな型14条4項・5項。

[6] 【「発明者」の意義】 (参考) 藤田知美「発明者とその権利とは」　2018年04月17日,　Business Lawyers

[7] 【「出願」の定義】 本契約第1条第(4)号『「出願」とは, 特許出願, 実用新案登録出願, 意匠登録出願, 著作権登録申請その他知的財産権を取得, 保全又は強化するために日本又は外国において行われる出願, 申請その他の手続を意味する。』

[8] 【「権利保全手続」の定義】 本契約第1条第(5)号『「権利保全手続」とは, 出願, 営業秘密・ノウハウの秘匿措置, 特許拒絶査定不服審判, 同審判審決取消訴訟, 特許無効審判への対応手続, 特許料支払, その他知的財産権を取得, 保全, 強化又は維持するために行われる手続又は措置を意味する。』

[9]

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【免責条項】

本コラムは筆者の経験にもとづく私見を含むものです。本コラムに関連し発生し得る一切の損害などについて当社及び筆者は責任を負いません。実際の業務においては,自己責任の下,必要に応じ適宜弁護士のアドバイスを仰ぐなどしてご対応ください。

【筆者プロフィール】

浅井敏雄 (あさいとしお)

企業法務関連の研究を行うUniLaw企業法務研究所代表／一般社団法人GBL研究所理事

1978年東北大学法学部卒業。1978年から2017年8月まで企業法務に従事。法務・知的財産部門の責任者を米系(コンピュータ関連)・日本(データ関連)・仏系(ブランド関連)の三社で歴任。元弁理士(現在は非登録)。2003年Temple University Law School (東京校) Certificate of American Law Study取得。GBL研究所理事, 国際商事研究学会会員, 国際取引法学会会員, IAPP (International Association of Privacy Professionals) 会員, CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/Europe)

【発表論文・書籍一覧】

https://www.theunilaw2.com/

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