QAで学ぶ契約書作成・審査の基礎第53回 共同研究開発契約：総論
2023/08/01   契約法務, 知財・ライセンス, 特許法

UniLaw 企業法務研究所　代表　浅井敏雄

今回から, 共同研究開発契約に関し解説します。今回は, その第1回目として, 共同研究開発に関する総論的なことを解説します。

【目 次】 (各箇所をクリックすると該当箇所にジャンプします) Q1：共同研究開発契約の意義 Q2：共同研究開発の形態 Q3：共同研究開発と独占禁止法 Q5：成果に係る知的財産権の法律上の取扱いと契約上の定め

 

Q1：共同研究開発契約の意義

A1：最近の技術革新の一つの特徴として, 技術が極めて高度で複雑なものとなり, 多くの分野にまたがるものとなっているため, その研究開発に必要な費用や時間が膨大になり, それに必要な技術も多様なものとなることがあります。そのため, 単独の事業者による研究開発や他の事業者からの技術導入に加えて, 複数の事業者による共同研究開発が増加しています。共同研究開発は, (1)研究開発のコスト軽減, リスク分散または期間短縮, (2)異分野の事業者間での技術等の相互補完等を目的として行われます。(以上, 公取委「共同研究開発に関する独占禁止法上の指針」(改定：平成29年6月16日)(以下「共同研究開発指針」)冒頭部分参照)

共同研究開発においては, 共同研究開発における役割分担, 費用分担, 研究成果の取扱い(知的財産権の帰属・利用等)に関する事項等を定める必要があるので, 共同研究開発契約が締結されます。

なお, 「共同研究開発契約」は, 基礎研究に近い技術について「共同研究契約」, 製品化に近い技術について「共同開発契約」と呼ばれることもありますが, 厳密な使い分けはされておらず, 本稿では, 統一して「共同研究開発契約」と呼びます。

page top

Q2：共同研究開発の形態

A2：以下のような形態の共同研究開発契約があります。

(1) 垂直型共同研究開発

「垂直型共同研究開発」は, 素材・部品の開発, 製造または販売(以下「開発等」)を行う企業と, 加工製品・最終製品を開発等する企業の間の共同研究開発のように, 製品(またはサービス。以下同じ)の開発等の上流段階にある企業と下流段階にある企業が共同して行う研究開発です。

経産省は, 特許庁と共同して「共同研究開発契約書(新素材編)」というモデル契約書(以下「モデル契約書」)を公表していますが(経産省「スタートアップ企業と事業会社の連携」), このモデル契約書は, 新素材を開発した大学発スタートアップ企業とその新素材を自社のヘッドライトカバーに適用したい自動車部品メーカーの間の共同研究開発を想定したもので, これも「垂直型共同研究開発」の契約書と言えます。

「垂直型共同研究開発」の場合, 素材・部品を開発等する上流の企業が, 共同研究開発の成果物を, 加工製品・最終製品を開発等する下流の企業に提供することになれば, その点については双方にメリットがあり問題ありませんが, 下流の企業が共同研究開発の成果を独占的に利用できる権利を確保するため, 成果に係る知的財産権を自社の単独帰属としたい一方, 上流の企業は将来多数の企業に成果を提供するために成果に係る知的財産権を自社の単独帰属としたい場合のように, 利害が対立することもあり, 共同研究開発契約で, これらの利害対立を適切に事前調整できるようにすることが期待されます。

(2) 水平型共同研究開発

「水平型共同研究開発」は, 製品の開発等の段階では同じ段階の企業同士, 例えば, 同一, 類似または補完・関連する最終製品を開発等する企業同士が共同して行う研究開発です。特定の産業・技術分野の製品の規格標準化のための共同研究開発や, 互いに補完関係にある製品を開発等する企業同士で双方の製品を組み合わせた製品を開発するための共同研究開発等が「水平型共同研究開発」に該当します。

「水平型共同研究開発」の場合, 双方でターゲットとする市場が重複し相互に競合する場合もあり, やはり, 成果に係る知的財産権の帰属や利用に関し利害が対立することがあるので, 共同研究開発契約で, これらの利害対立を適切に事前調整できるようにすることが期待されます。

(3) 産学型共同研究開発

「産学型共同研究開発」は, 特定の技術分野に係る研究を行う大学等の教育・研究機関(以下「大学」と総称)と, その研究に係る技術を産業利用したい企業が共同して行う研究開発です。

「産学型共同研究開発」の場合, 企業同士の共同研究開発と比べ, 一般に, ①大学の研究者は, 研究成果を学術論文, 学会等でいち早く社会に公表しようとすること, ②大学側の研究開発に, 大学に雇用されているわけではない, 大学の学生(留学生を含む)(以下「学生」と総称)が研究開発に参加する場合があること, ③大学は, 共同研究開発による発明(成果)を, 教育・研究以外では自ら実施(利用)しないので, その実施をする企業側に対しその補償(以下「不実施補償」)を求める場合があること等の特徴があります。

従って, 大学との共同研究開発契約では, 企業側として, 一般の要検討事項の他, 特に, ①大学による成果公表を, 特許取得等の支障とならないように管理すること, ②学生の参加の有無を確認・制限し, また, 参加学生に共同研究開発契約の条件(特に, 知的財産権の帰属・秘密保持等に関する義務)を遵守させるための契約上の手当てをすること, ③不実施補償に応じるか否かとその内容・方法等についても検討する必要があります。

なお, 多くの大学が, 共同研究開発に関連した規則・ポリシー・契約書ひな型等[1]を作成・公表しているので, 大学と共同研究開発契約を締結する場合には, 事前にこれらを確認・検討しておかなければなりません。

page top

Q3：共同研究開発と独占禁止法

A3： 前述Q1の通り, 共同研究開発は, (1)研究開発のコスト軽減, リスク分散または期間短縮, (2)異分野の事業者間での技術等の相互補完等を目的として行われ, 一般的には, 技術革新を促進するものであって, 多くの場合競争促進的な効果をもたらすものと考えられます。他方, 共同研究開発は複数の事業者による行為であることから, 以下の通り, 独占禁止法上の「不当な取引制限」や「不公正な取引方法」の禁止が問題となります。

(1) 研究開発の共同化と「不当な取引制限」

例えば, 寡占産業における複数の事業者が, または製品市場において競争関係にある事業者の大部分が, 各参加事業者が単独でも行い得るにもかかわらず, 当該製品の改良または代替品の開発について, これを共同して行うこと(研究開発の共同化)により, 参加者間で研究開発活動を制限し, 技術市場または製品市場における競争が実質的に制限される場合には, その研究開発の共同化は, 独占禁止法(2条6項)上の「不当な取引制限」(＊)に該当し, 同法により禁止される(3条)場合があります。(＊)「不当な取引制限」：他の事業者と共同して対価を決定し, 維持し, 若しくは引き上げ, または数量, 技術, 製品, 設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し, または遂行することにより, 公共の利益に反して, 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。

「共同研究開発指針」(第1)では, この「競争が実質的に制限される」か否かの判断に当たっての考慮事項を示しているので, 共同研究開発契約作成に当たり事前に内容を確認しておくべきでしょう。

(2) 共同研究開発の実施に伴う取決めと「不当な取引制限」または「不公正な取引方法」

また, 研究開発の共同化が独占禁止法上問題とならない場合であっても, 共同研究開発の実施に伴う取決めが市場における競争に影響を及ぼし, 独占禁止法上問題となる場合があります。すなわち, 当該取決めによって, 参加者の事業活動を不当に拘束し, 公正な競争を阻害するおそれがある場合には, その取決めは, 独占禁止法(2条9項)に列挙される「不公正な取引方法」に該当し, 同法により禁止される(19条)場合があります。

また, 製品市場において競争関係にある事業者間で行われる共同研究開発において, 当該製品の価格, 数量等について相互に事業活動の制限がなされる場合には, 主として独占禁止法(2条6項)上の「不当な取引制限」が問題となります。

「共同研究開発指針」(第2)では, 上記の「不公正な取引方法」に関し, 共同研究開発のテーマと同一または関連するテーマの独自のまたは第三者との研究開発の制限(競業禁止), 改良発明等の譲渡または独占的実施許諾義務, 製品の生産・販売に関する制限等について, 独占禁止法上の考え方を明らかにしているので, 共同研究開発契約作成に当たり事前に内容を確認しておくべきでしょう。

page top

Q5：成果に係る知的財産権の法律上の取扱いと契約上の定め

A5: 共同研究開発契約で定めるべき最重要事項の一つは, 共同研究開発の成果に係る特許, 著作権等の知的財産権の帰属とその利用に関する定めですが, その前提として, もし契約で定めがない場合, 法律上はどう扱われるのかを理解しておく必要があります。そこで, 以下において, 法律上の取扱いを確認し, それに対する契約上の対応を検討します。

(1) 特許を受ける権利・特許権の帰属

日本の特許法上, 特許を受ける権利は, 原則として, 共同研究開発の当事者である会社・大学等(「使用者等」)の従業員・教員等(「従業者等」)であって実際に発明をした自然人(「発明者」)に帰属します(29条1項)。

但し, その発明が職務発明に該当する場合には, 平成27年特許法改正により, 職務発明規定等に予め定めておくことにより, 特許を受ける権利が発生した時(＝発明した時)から使用者等に同権利を原始帰属させることも可能となりました(35条3項)。また, 従来から, 職務発明規定等に予め定めておくことにより, 使用者等に特許を受ける権利を取得させることも可能です(35条2項)。

共同研究開発契約では, 会社・大学等の各当事者が特許を受ける権利や特許権を有していることを前提にその取扱いについて定めるので, 各当事者においては, その職務発明規定等に上記のいずれかの定めがあることが前提となります。この点, 共同研究開発の相手方が大学の場合は, どう取扱われているのか, 公表されていることが多い大学の職務発明規定等[2]で確認しておくべきでしょう。

なお, 大学との共同研究開発において, 大学側で共同研究開発に参加する学生がある場合, 参加学生はその大学の従業者等には該当しないので, 大学側とその参加学生との間で予め特許を受ける権利の譲渡(および共同研究開発に関する秘密保持等)のための契約等[3]がなされているか否かを確認すべきでしょう。

上記のような職務発明規定・契約等があることを前提として, 両当事者の従業者・参加学生等により共同でなされた発明の特許を受ける権利は両当事者の共有となります。

上記にかかわらず, 特許を受ける権利および特許権については, 共同研究開発の当事者間の契約により, 一方当事者の単独帰属または両当事者の共有とすること等を自由に取り決めることが可能です。従って, 共同研究開発契約の当事者である企業としては, 自社が共同研究開発によって達成しようとする事業目的に従い, 権利帰属および次の発明の実施に関する取り決めを共同研究開発契約に反映させることが重要となります。

(2) 発明の実施等

日本の特許法上, 特許権が一方当事者に単独で帰属する場合は, その当事者が発明を実施する権利を専有します(68条1項)が, 契約により相手方当事者にその発明の実施を許諾できます。

特許権が両当事者により共有されている場合, 各当事者は,

(a) 相手方当事者の同意を得ることなく, その特許発明の実施をすることができます(73条2項)。

(b) 相手方当事者の同意を得ることなく, その特許権について専用実施権を設定し, または他人に通常実施権を許諾することはできません(73条1項)。

(c) 相手方当事者の同意を得ることなく, その特許権の共有持分を他に譲渡することはできません(73条1項)。

しかし, 上記いずれについても, 共同研究開発の当事者間の契約により, 上記と異なる内容を取り決めることが可能です。

(3) 外国特許等の取扱い

上記は, 日本における特許を受ける権利や特許権(以下「特許権等」)についての日本法上の取扱いですが, 同じ発明についての外国における特許権等については, その取扱いにどの国の特許法等が適用されるか(準拠法の問題), および, 準拠法となるその国の特許法等の内容により, 日本法上の取扱いと同様になるとは限りません[4]。

しかし, 契約自由の原則は日本以外の多くの国で認められるので, 共同研究開発契約において, 外国特許権等も含めてその取扱いを定めれば, その定めが有効と認められる可能性が高いと思われます。

(4) 著作権の帰属

共同研究開発では, 共同研究開発の結果記録・報告書, ソフトウエア等の著作物が成果物等として作成されることが予想されます。日本の著作権法上, これら著作物を作成する者を「著作者」といい(2条1項2号), 著作者が「著作者人格権」および「著作権」を享有します(17条)。

但し, その著作物が職務著作(物)に該当する場合には, 勤務規則その他に別段の定めがない限り, 著作者は使用者である会社・大学等となり(15条1項), その会社・大学等が「著作権」および「著作者人格権」の双方を有することとなります。

会社については, ほとんどの場合, 「別段の定め」はなくこの原則通りでしょうが, 共同研究開発の相手方が大学の場合は, どう取扱われているのか, 公表されている大学の職務著作に関する規定等[5]で確認しておくべきでしょう。

「別段の定め」はないことを前提として, 両当事者の従業者・参加学生等により共同で作成された著作物(共同著作物：2条1項12号)の著作権は両当事者の共有となります。

上記にかかわらず, 著作権については, 共同研究開発の当事者間の契約により, 一方当事者の単独帰属または両当事者の共有とすること等を自由に取り決めることが可能です。従って, 共同研究開発契約の当事者である企業としては, 自社が共同研究開発によって達成しようとする事業目的に従い, 権利帰属および次の著作物の利用に関する取り決めを共同研究開発契約に反映させることが重要となります。

(5) 著作物の利用

日本の著作権法上, 著作権が一方当事者に単独で帰属する場合は, その当事者が著作物を複製その他利用する権利を専有します(著作権法21条)が, 契約により相手方当事者にその著作物の利用を許諾できます。

著作権が両当事者により共有されている場合, 日本の著作権法上, 各当事者は,

(a) 相手方当事者の同意を得ることなく, その共有著作権の行使(著作物の利用および利用許諾を含む)をすることはできません(65条2項)。

(b) 相手方当事者の同意を得ることなく, その共有持分を他に譲渡することはできません(65条1項)。

上記いずれについても, 共同研究開発の当事者間の契約により, 上記と異なる内容を取り決めることが可能です。

一方, 著作者人格権は, 著作者(職務著作の場合は別段の定めがない限り会社・大学等)の一身に専属し譲渡することはできません(59条)。また, 共同著作物の著作者人格権は, 著作者全員の合意により行使することになります(65条1項)。しかし, 共同研究開発の当事者間の契約により, 著作人格権の不行使を取り決めることが可能です。

 

今回はここまでです。

page top

「QAで学ぶ契約書作成/審査の基礎」シリーズ：過去の回

 

^[6]

【注】

[1] 【大学の共同研究開発に関連した規則・ポリシー等】　(例)東京大学「共同研究・受託研究の開始」, 京都大学「共同研究」, 東北大学「共同研究」等。

[2] 【大学の職務発明規定等】　例えば, 「東京大学発明等取扱規則」では, 大学法人は, 教職員等の行った職務関連発明(大学法人が管理する施設を利用して行った研究等に基づき教職員等が行った発明等：3条7項)の特許等を受ける権利を承継することができる旨規定されている(4条1項)。

[3] 【大学と共同研究開発参加学生との契約等】　東北大学の「誓約書」例：学生を研究協力者にする場合

[4] 【外国特許権等の取扱いに適用される準拠法・特許法等】　準拠法については, 特許庁「職務発明に係る外国特許権等の取扱いについて」(平成１５年６月)に, それぞれの国(各国)の特許法を準拠法とすべきとした判例(光ヘッド事件判決：平成14 年11 月29 日 東京地裁 平成10(ワ)第16832 号等)と, 日本の特許法第 35 条を適用した判例(特許権の共有物であることの確認請求事件：昭和59 年 4 月26 日 大阪地裁判決 昭和58 年(ワ)第5209 号)が挙げられている。各国特許法による取扱いの相違については, 知的財産研究所「国際共同研究における共同発明者・発明地の認定等に関する調査研究」(平成19年度)参照

[5] 【大学の職務著作に関する規定等】　例えば, 「東京大学著作物等取扱規則」3条では, 「教職員等の作成した職務著作物の著作者は大学法人とし, 大学法人はその著作者人格権及び著作権を保有する」と規定されている。

[6]

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【免責条項】

本コラムは筆者の経験にもとづく私見を含むものです。本コラムに関連し発生し得る一切の損害などについて当社および筆者は責任を負いません。実際の業務においては,自己責任の下,必要に応じ適宜弁護士のアドバイスを仰ぐなどしてご対応ください。

 

【筆者プロフィール】 浅井 敏雄  (あさい としお) 企業法務関連の研究を行うUniLaw企業法務研究所代表／一般社団法人GBL研究所理事 1978年東北大学法学部卒業。1978年から2017年8月まで企業法務に従事。法務・知的財産部門の責任者を米系(コンピュータ関連)・日本(データ関連)・仏系(ブランド関連)の三社で歴任。元弁理士(現在は非登録)。2003年Temple University Law School (東京校) Certificate of American Law Study取得。GBL研究所理事, 国際商事研究学会会員, 国際取引法学会会員, IAPP  (International Association of Privacy Professionals) 会員, CIPP/E  (Certified Information Privacy Professional/Europe) 【発表論文・書籍一覧】 https://www.theunilaw2.com/